上诉人甲投资(中国)有限公司(以下简称甲公司)因与被上诉人慈溪乙电器有限公司(以下简称乙公司)、宁波丙制冷科技有限公司(以下简称丙公司)、岑某侵害商标权纠纷一案,
(一)涉案商标是否有必要进行驰名商标认定
《中华人民共和国商标法》第十三条第一款规定,为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照法法规定请求驰名商标保护。第十四条第一款规定,驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定,以违反商标法第十三条的规定为由提起的侵犯商标权诉讼中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定。因此,法院认为,驰名商标特殊保护制度的宗旨是在具体案件中,保护商标权利人通过长期使用和宣传凝结在为相关公众所熟知的商标上的巨大商誉,故人民法院需对当事人提出的商标驰名的事实依据作出必要性审查,即驰名商标认定应坚持“按需认定”原则。商标侵权案件中,判断是否有必要进行驰名商标认定,主要应审查:1.当事人是否以侵害商标权为由提出驰名商标认定申请;2.涉案商标核定使用的商品或服务与被诉侵权商品或服务是否构成相同或类似。
法案中,甲公司以注册于第35类的第5091186号服务商标作为权利基础提起诉讼,并认为乙公司、丙公司在与涉案商标核定使用的类别不相同也不类似的第11类冰箱上使用被诉侵权标识,构成对其注册商标专用权的侵害,请求法院认定涉案商标构成驰名商标。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条规定,商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断,《商标注册用商品和服务国际分类表》(以下简称《分类表》)《类似商品和服务区分表》(以下简称《区分表》)可以作为判断类似商品或者服务的参考。法案中,甲公司涉案商标核定使用的服务项目为第35类,具体包括货物展出、商业橱窗布置、广告宣传版法的出版、广告空间出租、商业管理咨询、商业调查、进出口代理、推销(替他人)、组织商业或广告展览、自动售货机出租(截止)。被诉侵权标识主要使用在第11类的冰箱上,两者在《分类表》和《区分表》中显然分属不同类别。从相关公众的一般认识判断,两者亦属于不同行业,而大型连锁超市实际售卖的商品种类繁多,与商品的提供者之间不一定存在特定联系,故两者不构成类似商品与服务。综上,法院认为法案有必要对涉案商标在被诉侵权行为发生时是否驰名进行审查,并据此对被诉侵权行为是否构成商标侵权作出认定。
(二)涉案商标在被诉侵权行为发生时是否驰名
《中华人民共和国商标法》第十四条第一款规定,认定驰名商标应当考虑相关公众对该商标的知晓程度,该商标使用的持续时间,该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围以及该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条对权利人为证明商标驰名而提交的证据类别作了进一步规定,具体包括:使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;该商标的持续使用时间;该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;该商标享有的市场声誉;证明该商标已属驰名的其他事实。结合甲公司提交的有关涉案第5091186号商标知名度的证据,法院认为:第一,关于涉案商标的持续使用情况。涉案第5091186号“某”商标于2009年12月获准注册,甲公司自2013年11月受让涉案商标以来,持续通过授权他人使用商标开展“某”超市的连锁经营或设立子公司开办“某”超市等经营活动,销售规模不断扩大,获得多项荣誉称号,涉案商标的知名度与商业价值得到持续积累。第二,相关公众对该商标的知晓程度。甲公司主要使用涉案“某”商标开展综合性大型超市的连锁经营服务,自2008年至2020年始终在中国连锁百强榜、中国快速消费品连锁百强榜、供应商满意度等榜单上位于前列。根据甲公司官网信息,截至2020年初中国大陆地区已有四百多家某超市,日均接待顾客多达四百多万人次,可以认定该商标经过其使用已在相关公众中具有了极高的知名度。第三,该商标宣传的持续时间、程度和地理范围。自涉案商标注册以来,通过某超市在全国29个省市及自治区的连锁经营,该商标的宣传范围亦覆盖至国内各区域,全国性和地方性报纸、专业性期刊杂志及年鉴均对某超市进行了相关介绍与宣传报道,据此可以认定涉案商标宣传持续时间长、地理范围广,已为相关公众熟知。第四,该商标作为驰名商标的保护记录。2016年1月,商评委在《关于第12111501号“大星发DXF”商标无效宣告请求裁定书》中认定涉案第5091186号商标为驰名商标。2020年2月,国家知识产权局依照《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第十三条第二款的规定,支持了甲公司对第9093596号“某RT-Mart及图”商标提出的无效宣告请求,亦将涉案第5091186号商标作为驰名商标进行保护。
综上,法院认为,在案证据可以证明涉案第5091186号“某”商标经过甲公司的长期使用和宣传,已为国内相关公众广泛知晓,在法案被诉侵权行为发生时已达到驰名程度,构成在第35类服务项目上的驰名商标。
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